Я – Андрей Матяш, управляющий партнер юридической компании 4B, помогающий предпринимателям успешно выйти на международные рынки. Сегодня хочу поделиться интересной историей о том, как наглые китайские конкуренты покушались на торговую марку (ТМ) нашего клиента, и как мы превратили их уловки в поражение.
Торговая марка. Image: depositphotos
Китай как центр мирового производства является привлекательной площадкой для регистрации иностранных ТМ. Неудивительно, что на 2022 год там насчитывается 37,2 миллиона активных ТМ. Это серьезный показатель, конкурирующий с США – страной, традиционно считающейся лидером в сфере защиты интеллектуальной собственности (ИС).
Для защиты вашей ИС в Китае на ранних этапах производства рекомендуется зарегистрировать вашу ТМ. Пренебрежение этим может привести к воровству ИС и использованию вашей ТМ без разрешения. Ярким примером этого является феномен «китайских патентных троллей», зарабатываемых на выкупе и дальнейшем нарушении прав на ИС.
Так что бизнесмены, выходящие на международный рынок, нередко сталкиваются с недобросовестной конкуренцией, рейдерскими увлечениями брендов и прочими неприятностями.
В этом году в подобную ситуацию попал успешный предприниматель, лишившийся права на собственную ТМ на китайском рынке. Как украинской независимой юридической компании 4B удалось отстоять права своего клиента читайте дальше.
Копнем глубже, или в какую юридическую ловушку попал клиент
Возьмем в пример Штаты, где используется принцип «first to use». Что это значит? А то, что права на ТМ признаются за тем, кто первым начал ее использовать в торговле, даже без официальной регистрации. И пусть права на незарегистрированную ТМ слабее, но все же они есть.
В отличие от США, в Китае действует другой, более жесткий принцип first to file, проще говоря, кто первый зарегистрировал того и ТМ.
Такая неприятность произошла с нашим клиентом. На его права на ТМ посягнули быстро сориентировавшиеся недобросовестные конкуренты и по популярной схеме зарегистрировали идентичную ТМ, которая сейчас находится под юрисдикцией Китая. Для клиента это был риск упустить возможность выработки и экспорта своей продукции под собственным брендом.
Ситуация осложнялась распространенной в Китае практикой «патентного троллинга», когда иностранные компании требуют выкуп за право использовать свою ТМ. Итак, перед клиентом поставили ультиматум:
- или полный отказ от своей же ТМ (что даже звучит странно);
- или выплата конкурентам $10 000 за выкуп права собственности, отказ от которого ставит крест на производстве продукции в Китае и ее экспорте.
Казалось бы, ситуация патовая. Другая страна и, соответственно, другие законы и правила еще больше усложняют защиту прав интеллектуальной собственности.
С одной стороны, у предпринимателя было законное право на свою ТМ, ведь она была зарегистрирована в других странах. Но китайские «патентные тролли» умело использовали нюансы местного законодательства в свою пользу.
Но вот где на помощь пришел опыт наших юристов.
Битва за ТМ: планирование и реализация
Решать подобные вопросы сложно, а в Китае, как вы уже поняли, вдвое сложнее. Поэтому создание целостной стратегии является неотъемлемой составляющей успеха. Мы вложили немало ресурсов в:
- подробный анализ этого кейса;
- поиск оптимальных путей реагирования;
- разработку стратегии, обеспечивающей максимальную защиту интересов клиента.
Шах и мат конкуренту: секреты нашей стратегии
Согласовав стратегию, мы не ждали и сразу нанесли первый удар – обжаловали неправомерную регистрацию товарного знака. И это оказалось успешным шагом, в частности благодаря:
- длительному развитию бренда;
- наличия доказательств предварительной регистрации товарного знака в других юрисдикциях до регистрации конкурентом.
Это дало нам мощный повод для дальнейших действий и представления интересов клиента.
Но радоваться рано, ведь нам нужен нокдаун. Следующим шагом была регистрация товарного знака в таможенном реестре стран, где он уже был зарегистрирован. Таким образом мы одной стрелой убили двух орлов (как, кстати, говорится в древней китайской поговорке):
- обеспечили новые возможности для защиты ИС при перемещении товаров через границу;
- укрепили позиции клиента в области электронной коммерции.
Стратегия стартовала, но успешен ли финиш?
Скажу сразу, что мы ставили ставку на то, что четкая стратегия, решительные действия и знание тонкостей юрисдикции приведут к победе. И ставка сыграла! Благодаря нашим усилиям права на ТМ клиента были отстояны, а его бренд получил надежную защиту на китайском рынке.
Почему ставка сыграла? Что ж, секреты не кончаются. Наша стратегия имела скрытую цель. То есть кроме реагирования на неправомерные действия конкурентов, мы сделали все для того, чтобы существенно укрепить позиции клиента на рынке и увеличить его конкурентоспособность.
Рекомендации предпринимателям по выходу на международный рынок (по нашему опыту)
Выход на международный рынок – сложный процесс, который может быть очень успешным, но при правильном подходе. Чтобы с самого начала делать все как следует, мой совет: обязательно зарегистрируйте свою ТМ, даже если это не требуется законом конкретной страны. Так ваша ИС будет обезопасена от финансовых и репутационных утрат.
Важно! Даже если вы производите свой продукт в Китае и не реализуете его там, все равно рекомендуется зарегистрировать ТМ и как можно скорее, прежде чем это сделают другие.
Но если вы уже стали жертвой «патентных троллей» и не в состоянии подтвердить право на товарный знак, панику в сторону. Ведь существует немало альтернативных способов защиты, таких как включение товарного знака в таможенный реестр стран, где предполагается реализация поддельной продукции.
Как не провалиться в бездну на грани успеха и неудачи
Китай – лакомый кусочек для регистрации ТМ, а еще поле боя за интеллектуальную собственность. Будьте готовы к тому, что придется отстаивать свои права. Но все делается лучше, когда вместе. Поэтому мы с удовольствием готовы стать на вашу сторону в защите бизнеса в Китае и не только для достижения стратегических целей, но и максимизации потенциала интеллектуальной собственности.
Подумайте, хотите ли вы гарантированно безопасно вывести свой бизнес на новый уровень?
