Я – Андрій Матяш, керуючий партнер юридичної компанії 4B, що допомагає підприємцям успішно вийти на міжнародні ринки. Сьогодні хочу поділитися цікавою історією про те, як нахабні китайські конкуренти зазіхнули на торгову марку (ТМ) нашого клієнта, і як ми перетворили їхні хитрощі на поразку.
Торгова марка. Image: depositphotos
Китай, як центр світового виробництва, є привабливим майданчиком для реєстрації іноземних ТМ. Не дивно, що станом на 2022 рік там налічується 37,2 мільйона активних ТМ. Це серйозний показник, що конкурує з США – країною, яка традиційно вважається лідером у сфері захисту інтелектуальної власності (ІВ).
Для захисту вашої ІВ в Китаї на ранніх етапах виробництва рекомендується зареєструвати вашу ТМ. Нехтування цим може призвести до крадіжки ІВ та використання вашої ТМ без дозволу. Яскравим прикладом цього є феномен «китайських патентних тролів», які заробляють на викупі та подальшому порушенні прав на ІВ.
Тож бізнесмени, які виходять на міжнародний ринок, нерідко стикаються з недобросовісною конкуренцією, рейдерськими захопленнями брендів та іншими неприємностями.
Цьогоріч у подібну ситуацію потрапив успішний підприємець, який втратив права на власну ТМ на китайському ринку. Як українській незалежній юридичній компанії 4B вдалося відстояти права свого клієнта – читайте далі.
Копнемо глибше, або в яку юридичну пастку втрапив клієнт
Візьмемо до прикладу Штати, де використовується принцип «first to use». Що це означає? А те, що права на ТМ визнаються за тим, хто першим почав її використовувати в торгівлі, навіть без офіційної реєстрації. І нехай права на незареєстровану ТМ слабші, та все ж вони є.
На відміну від США, у Китаї діє інший, жорсткіший принцип «first to file», простіше кажучи, хто перший зареєстрував того і ТМ.
Така прикрість сталася з нашим клієнтом. На його права на ТМ зазіхнули недобросовісні конкуренти, які швидко зорієнтувалися та за популярною схемою зареєстрували ідентичну ТМ, що тепер перебуває під юрисдикцією Китаю. Для клієнта це був ризик втратити можливість вироблення та експорту своєї продукції під власним брендом.
Ситуація ускладнювалася поширеною в Китаї практикою «патентного тролінгу», коли з іноземних компаній вимагають викуп за право використовувати свою ТМ. Тож перед клієнтом поставили ультиматум:
- або повна відмова від своєї ж ТМ (що навіть звучить дивно);
- або виплата конкурентам $10 000 за викуп права власності, відмова від якої ставить хрест на виробленні продукції в Китаї та її експорті.
Здавалося б, ситуація патова. Інша країна та, відповідно, інші закони та правила ще більше ускладнюють захист прав інтелектуальної власності.
З одного боку, підприємець мав законне право на свою ТМ, адже вона була зареєстрована в інших країнах. Але китайські «патентні тролі» вміло використали нюанси місцевого законодавства на свою користь.
Але ось де на допомогу прийшов досвід наших юристів.
Битва за ТМ: планування та реалізація
Розв’язувати подібні питання – складно, а в Китаї, як ви вже зрозуміли, – вдвічі складніше. Тому створення цілісної стратегії є невіддільною складовою успіху. Ми вклали чимало ресурсів у:
- детальний аналіз цього кейсу;
- пошук оптимальних шляхів реагування;
- розробку стратегії, яка б забезпечила максимальний захист інтересів клієнта.
Шах і мат конкуренту: секрети нашої стратегії
Узгодивши стратегію, ми не чекали й відразу завдали першого удару – оскаржили неправомірну реєстрацію товарного знаку. І це виявилося успішним кроком, зокрема завдяки:
- довготривалому розвитку бренду;
- наявності доказів попередньої реєстрації товарного знаку в інших юрисдикціях до реєстрації конкурентом.
Це дало нам потужну підставу для подальших дій та представлення інтересів клієнта.
Та радіти зарано, адже нам потрібен нокдаун. Тож наступним кроком була реєстрація товарного знаку в митному реєстрі країн, де він вже був зареєстрованим. Таким чином ми однією стрілою вбили двох орлів (як, до речі, мовиться за давньою китайською приказкою):
- забезпечили нові можливості для захисту ІВ під час переміщення товарів через кордон;
- зміцнили позиції клієнта у сфері електронної комерції.
Стратегія стартувала, та чи успішний був фініш?
Скажу відразу, що ми ставили ставку на те, що чітка стратегія, рішучі дії та знання тонкощів юрисдикції приведуть до перемоги. І ставка зіграла! Завдяки нашим зусиллям права на ТМ клієнта були відстояні, а його бренд здобув надійний захист на китайському ринку.
Чому ставка зіграла? Що ж, секрети не закінчуються. Наша стратегія мала приховану ціль. Тобто, окрім реагування на неправомірні дії конкурентів, ми зробили все для того, щоб суттєво зміцнити позиції клієнта на ринку та збільшити його конкурентоспроможність.
Рекомендації підприємцям щодо виходу на міжнародний ринок (з нашого досвіду)
Вихід на міжнародний ринок – складний процес, який може бути дуже успішним, але за правильного підходу. Тож, щоб з самого початку робити все як слід, моя порада: обов’язково зареєструйте свою ТМ, навіть якщо це не вимагається законом конкретної країни. Так ваша ІВ буде убезпечена від фінансових і репутаційних втрат.
Важливо! Навіть якщо ви лише виробляєте свій продукт у Китаї та не реалізуєте його там, все одно рекомендується зареєструвати ТМ і якомога швидше, перш ніж це зроблять інші.
Але, якщо ви вже стали жертвою «патентних тролів» та не в змозі підтвердити право на товарний знак, паніку в сторону. Адже існує чимало альтернативних способів захисту, як-от включення товарного знаку до митного реєстру країн, де передбачається реалізація підробленої продукції.
Як не провалитися в безодню на межі успіху та невдачі
Китай – ласий шматочок для реєстрації ТМ, а ще й поле бою за інтелектуальну власність. Будьте готові до того, що доведеться відстоювати свої права. Та все робиться краще, коли гуртом. Тож ми із задоволенням готові стати на ваш бік у захисті бізнесу в Китаї й не тільки задля досягнення стратегічних цілей, а й максимізації потенціалу інтелектуальної власності.
Подумайте, чи хочете ви гарантовано безпечно вивести свій бізнес на новий рівень?
